상표권의 기초 2 - 상표 등록 절차, 보통명칭상표, 성질표시상표, 현저한 지리적 명칭, 사후적 식별력 취득, 결합상표

다음 글은 민주사회를 위한 변호사모임-스타트업 법률지원단에 기고한 원고를 바탕으로 작성되었습니다.

 

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상표는 어떻게 등록하나요?

 

상표는 각 나라의 상표법에 따라 각 국에 상표를 출원하여 심사한 후 거절 이유가 없으면 등록이 됩니다. 1857년 프랑스에서 상표법이 처음 만들어진 이래, 세계 각국에서 상표법 제도가 시행되었습니다. 현재 각 나라에 등록된 상표는 해당 등록 국가에서만 보호가 되며, 다른 나라에서도 자신의 상표를 보호하기 위해서는 마드리드의정서(Madrid Protocol)나 파리협약(Paris Convention)에 의하여 국제출원을 하여 등록을 해야 합니다.

 

상표 출원 대리인으로 특허 변호사나 변리사를 통하여 상표를 출원하면 특허청에서 심사를 하게 됩니다. 심사 후 거절 이유가 없으면 등록 결정이 나오며, 등록료를 납부하면 10년 간 보호를 받게 됩니다. 특허 등록은 거의 2년이라는 긴 시간이 걸리는 데에 비하여 상표 등록은 6개월 이내로 매우 짧습니다.

 

6) 상표도 특허처럼 등록 거절될 수 있나요?

 

상표등록을 하기 위해서는 거절 이유가 없어야 합니다. 거절 이유 중 대표적인 것이 보통명칭상표, 기술적 상표, 현저한 지리적 명칭, 간단하고 흔히 있는 표장으로 된 상표 등이 있습니다. 이러한 상표들은 상표 등록을 할 수가 없으며 출원해도 심사 과정에서 거절이 됩니다. 각각에 대하여 보다 자세하게 살펴 보겠습니다.

 

보통명칭상표란 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 의미합니다. 일상생활에서 보편적으로 사용되는 명칭은 누구나 자유롭게 사용할 필요가 있으므로 특정인에게 독점적이고 배타적인 권리를 인정하는 것은 공익에 반하여 상표 등록을 받을 수 없습니다. 그런데, 보통명칭상표에는 예전에는 상표였다가 식별력이 희석화되어 현재 보통명칭으로 된 상품들도 있습니다. 예를 들어, 아스피린, 지프(Jeep), 초코파이는 처음에는 특정 회사의 상표이었을지 모르나 현재에는 두통약이나 지프차, 초코파이 과자류를 의미합니다. 보통명칭상표와 유사한 개념으로 관용상표가 있습니다. 관용상표란 예를 들어 정종과 같이 특정종류의 상품에 관하여 동업자들에 의하여 관용적으로 사용되는 상표를 의미합니다.

 

기술적 상표는 상품의 산지(産地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 의미합니다. 특히 상품의 성질을 직접적으로 기술하는 것을 내용으로 하는 상표는 ‘성질표시상표’라고 합니다. 예를 들어, 대구(사과), 한산(모시), 영광(굴비)와 같이 산지를 표시하거나, 특선, 일품, 원조, 명품과 같이 품질을 표시하거나, 울(wool), 실크(silk)와 같이 원재료를 표시하거나, 속 편한 내과와 같이 효능을 표시하는 등의 방법으로 상품의 성질을 직접 나타내는 상표입니다. 이러한 성질표시상표는 식별력이 약하여 상표 등록을 받을 수 없습니다. 다만, 상품의 성질을 암시적으로 기술하는 경우에는 상표등록을 받을 수 있습니다.

 

제33조(상표등록의 요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. 1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 2. 그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표 3. 그 상품의 산지(産地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 4. 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표 5. 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표 7. 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표 ② 제1항제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

 

다음으로 사람들이 시도는 많이 하지만 등록할 수 없는 상표가 현저한 지리적 명칭을 이용한 상표입니다. 현저한 지리적 명칭이란 국가명, 국내·외의 수도명, 대도시명, 유명 관광지 등의 일반 수요자에게 현저하게 인식된 지리적 명칭을 의미합니다. 이러한 현저한 지리적 명칭은 식별력이 약하여 상표 등록을 받을 수 없습니다.

 

그런데, ‘현저한 지리적 명칭’이란 매우 추상적일 수 밖에 없는 용어입니다. 어느 정도가 되어야 과연 현저한 것일까요? 옛날 조선 시대에는 뉴욕, 파리, 보스톤에 대해서 일반 수요자들이 전혀 몰랐을 것입니다. 그런데 이제는 해외 여행을 많이 가게 되면서 몽마르뜨(Mont-Martre) 같은 생소한 지역조차 사람들이 잘 아는 지역이 되었습니다. 그 결과, 몽마르뜨 김밥집, 몽마르뜨 스튜디오, 몽마르뜨언덕 등등 몽마르뜨 명칭만으로 된 상표는 등록이 거절되었습니다.

 

그러면 사람들이 얼마나 잘 알고 있어야 현저한 지리적 명칭이 될까요? 최근 특허법원의 판결은 우리나라 사람들 중 대략 30%가 알지 못하면 현저한 지리적 명칭으로 보지 않았습니다. 서울의 '사리원' 불고기음식점을 운영하는 A씨는 대전의 '사리원면옥' 냉면음식점을 운영하는 상표권자 B씨를 상대로 상표 등록 무효소송을 했습니다. B씨가 등록한 상표 때문에 A씨는 상표 침해가 되니, B씨의 상표가 현저한 지리적 명칭이므로 무효라고 주장하면서 등록이 무효라고 소송을 한 것입니다. 사리원은 황해북도의 도청 소재지라고 합니다. A씨와 B씨는 각각 사리원 지역에 대하여 설문조사를 했습니다. A씨가 북한 사리원 지역에 대하여 40대 이상 500명을 대상으로 설문조사한 결과, 사리원이 지명임을 알고 있다는 사람은 26.8%에 불과했습니다. B씨가 20~79세 1000명을 대상으로 설문조사한 결과, 지명임을 알고 있다는 사람은 16.5%, 황해도 지역의 지명임을 알고 있다는 사람도 3.3%에 불과했습니다. 특허법원 재판부에서는 이 정도의 인지도만으로는 상표를 무효로 볼 수 없다고 판단했습니다. 아직 대법원 판결이 남아 있으나, ‘현저한’ 기준을 가늠해 볼 수 있는 잣대는 될 수 있습니다.

 

간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표란 어떤 것일까요? 영어 알파벳 2~3글자로만 이루어진 상표같은 것을 의미합니다. 예를 들어, OZ와 같은 상표가 있습니다. 이러한 상표는 식별력이 약하여 상표 등록을 받을 수 없습니다.

 

그런데, 우리 주변에서 가끔 이러한 짧은 영단어 상표를 찾아 볼 수가 있습니다. 가령 K2와 같은 상표가 있습니다. 이것은 어떻게 상표 등록이 된 것일까요? 상표법에는 사용에 의한 식별력 취득 요건이 있습니다. 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭과 같이 식별력이 없는 상표라 하더라도 상표등록출원 전에 사용한 결과 수요자간에 특정 상품의 출처표시로 현저하게 인식되어 있는 경우에는 사후적으로 식별력을 취득한 것으로 보아 해당 특정 상품에 한하여 상표등록을 허용하고 있습니다.

 

제33조(상표등록의 요건) ② 제1항제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

 

성질표시상표나 현저한 지리적 명칭 상표는 사용에 의한 식별력을 취득하는 경우 외에는 등록이 불가능할까요?　위 상표법 제33조 제1항의 조문들을 자세히 살펴 보면 ‘~표시한 표장만으로 된 상표’라고 되어 있습니다. 즉, 성질표시상표, 현저한 지리적 명칭 상표라 하더라도 기호, 도형 등의 다른 상표와 결합된 형태로 된 결합상표의 경우에는 등록이 될 수 있습니다.

 

상표 심사 과정에서는 출원된 상표가 다른 기존의 등록 상표와 비교하여 유사한지를 판단하여 식별력이 있으면 등록 결정을 합니다. 상표의 유사란, 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관·칭호·관념 등을 전체적·객관적·이격적으로 관찰할 때 거래사회에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 객관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있을 정도로 유사한 것인지를 판단합니다. 특히 결합상표에 있어서는 전체관찰을 원칙으로 하되, 결합상표의 각 구성 부분이 분리 관찰이 가능한 경우에는 분리하여 각 구성부분을 대비하여 상표의 유사를 판단하게 됩니다. 즉, 결합 상표 중에서 성질표시상표나 현저한 지리적 명칭 상표 부분이 아닌 기호나 도형 부분을 분리하여 관찰한 결과 식별력이 있다고 인정되면 상표 등록을 받을 수 있습니다.