특허권의 기초 4 - 직무발명 특허, 정당한 보상, 공무원 발명 보상

다음 글은 민주사회를 위한 변호사모임-스타트업 법률지원단에 기고한 원고를 바탕으로 작성되었습니다.

 

10) 회사에서 발명을 했는데, 특허는 누구 건가요?

 

회사에서 한 발명이 회사의 업무로 한 것인지 아닌지가 우선 검토되어야 합니다. 발명진흥법에서는 직무발명을 “종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”이라고 정의하고 있습니다. 만약, 회사와 전혀 무관하게 발명을 하였는데, 우연히 회사에서 그 발명을 알게 되고 가치를 높이 평가하여 회사에 귀속시키려 한다면, 직무발명이 아닌 개인의 발명이므로 별도의 양도계약을 맺어야만 할 것입니다.

 

◇ 발명진흥법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "발명"이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다. 2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

 

직무발명을 한 경우에, 회사와 종업원은 어떤 관계에 놓이게 될까요. 발명진흥법에서는 “직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다”고 규정하고 있습니다. 통상실시권이란 쉽게 말하여 라이선스 권리 내지는 대리점의 권리라고 생각하면 됩니다. 중소기업인 회사는 종업원의 직무발명에 대하여 기본적으로 통상실시권을 가질 수 있습니다. 더 나아가, 사전에 근로계약을 통하여 특허를 받을 수 있는 권리를 회사에 승계시키기로 하였다면, 이 경우에는 직무발명은 종업원이 하였더라도 결국 회사가 특허권자가 되는 것입니다.

 

◇ 발명진흥법 제10조(직무발명) ①직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 다만, 사용자등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정 2. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정

 

 

11) 회사로부터 직무발명에 대한 보상은 받을 수 있나요?

 

직무발명에 대하여 발명자인 종업원은 회사에 특허권의 실시권을 준다면 일정액의 라이선스 이익을 얻을 수 있습니다. 그런데 특허권 자체를 회사에 주었다면 어떤 보상을 받을 수 있을까요? 발명진흥법은 “종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다”고 규정하고 있습니다.

 

종업원의 직무발명에 대하여 어느 정도의 보상이 합리적인 보상일까요? 최근 2017. 2. 대법원에서는 삼성 ‘초성검색’과 관련된 직무발명에 대하여 2천만 원이라는 보상금 판결이 나온 바가 있습니다. 보상금으로 매우 작은 액수였기에 직무발명에 대한 평가절하라는 측면에서 사회적으로 이슈가 되었으나, 한편으로는 실제로 상품화되지 않았음에도 불구하고 그 특허로 인하여 경쟁사들이 해당 기술을 사용할 수 없도록 하는 효과가 있다는 점을 인정하여 직무발명에 대한 보상금을 지급했어야 한다는 점에서 의의가 있습니다. 그러나 법조문에서 보듯이 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려한 금액이 겨우 2천만 원에 불과한 것인지에 대해서는 이견이 많습니다. 어느 정도 금액이 정당한 보상일까요?

 

◇ 발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상) ①종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. 제16조(출원 유보시의 보상) 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

 

보상금 산정은 특허권에 기인한 독점적 이익과 그 특허권에 대한 발명자의 공헌도를 고려해야만 합니다. 특허권자인 회사가 발명을 위하여 자본을 투입하고 상품화를 위하여 공장 설비를 제공한 경우, 회사의 공헌도를 제외한 발명자만의 공헌도를 산정해야 합니다. 또한 발명자가 여러 명인 경우에는, 공동발명자 중에서 발명자 개인의 기여도를 산정하여야 합니다. 결국 보상금은 ‘사용자의 이익액(직무발명에 의해 사용자가 얻을 이익의 액) × 발명자 보상률(발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도) × 발명자 기여율(공동발명자가 있을 경우 그 중 발명자 개인의 기여도)’의 계산식으로 정리가 될 수 있습니다(※ 보상금 = 매출액 × 실시료율 × 독점적 기여율 × 발명자 공헌도(서울중앙지방법원 2014. 10. 2. 선고 2013가합517131 판결) / 보상금 = 사용자 매출액 × 초과매상의 비율(해당특허의 독점이익의 비율) × 가상실시료율(1%) × 발명자의 공헌도(서울고등법원 2014. 4. 24. 선고 2012나53644 판결)). 예를 들어, 사용자 이익이 100억 원이고 발명자 보상률이 10%이며 2명의 공동발명자 중 50%의 기여율을 했다면, 보상금은 5억 원 정도가 될 것입니다(100억 원 × 10% × 50%).

 

사용자 이익은 통상실시가 아닌 독점·배타적 이익을 의미하며 영업상 이익이 아닌 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미합니다. 발명자 보상률은 최근 우리나라 판례를 보았을 때 보통 10~30% 정도를 인정하고 있습니다. 만약 회사가 연구비를 지원하고, 연구 제반설비 등을 제공하였다면 발명자의 공헌도는 더 작아지게 됩니다. 또한, 상품에 대한 특허 자체의 가치도 고려해야 합니다. 핸드폰의 경우 수천 개의 특허 중 하나의 특허의 가치는 매우 미비할 수 있으며, 반대로 의약의 경우에는 특허 하나가 전체 이익을 좌우하므로 훨씬 더 비중이 클 것입니다.

 

※ 엘지생명과학 사건(서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결), 보상률 10%, 공동발명자 5인 중 전체발명을 주도한 발명자 기여율 30% / 동아제약-한국얀센 사건(서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결), 보상률 10%, 공동발명자 5인 중 결정적 아이디어 제공한 발명자 기여율 30% / 삼성전자 휴대폰 사건(서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결), 휴대전화 완성품에 대한 각 특허발명의 기여도는 2%

 

일본의 과학자 나카무라 슈지는 일본 니치아화학 공업의 종업원으로 일하면서 1993년 직무발명으로 청색 발광 다이오드(LED) 발명을 하였고 최근 노벨물리학상을 수상하였습니다. 그런데, 발명 당시 회사로부터 2만 엔의 보상금만 받게 되자 미국 대학으로 이직하였고, 그 후 민사 소송을 통하여 5%의 발명자 공헌도를 인정받아 6억 800만 엔의 보상금을 받은 바가 있습니다. 그런데, 위 보상금이 큰 금액이기는 하지만 과연 정당한 보상인지는 의문입니다. 발명 당시 모두가 청색 발광 다이오드를 개발하는데 모두 실패를 했었고 노벨물리학상을 받을 정도의 발명이었다면 보다 더 발명자 공헌도를 높게 인정했어야 하지 않을까요? 최근 대법원은 직무발명과 관련하여, 발명자 보상금으로 겨우 2천만 원이라는 보상금을 판결한 바가 있습니다. 매우 적은 금액이 아닐 수 없습니다.

 

직무발명에 대한 정당한 보상은 발명의욕을 고취시켜 기업의 R&D 문화에 선순환을 가져온다는 점에서 특허법의 기본 취지인 산업발전에 이바지할 수 있도록 하는 원동력이며, 특히 4차 산업혁명의 시대에 있어서 기업경쟁력은 특허권과 같은 지식재산권에서 출발한다는 점에서 발명의 정당한 보상이 사회 전반에 확고하게 자리잡는 것은 거시적으로 국가경쟁력을 위하여 무엇보다 중요할 수 있습니다. 또한, 직무발명에 대한 정당한 보상은 기업의 영업비밀을 보호하는 안전장치 중 하나로 작용하게 됩니다. 그러므로, 직무발명에 대한 정당한 보상은 무엇보다 기업적 차원에서 인식의 변화가 있어야 할 것입니다.

 

12) 공무원인데도 직무발명 보상을 받을 수 있나요? 얼마나 되나요?

 

공무원도 직무발명에 대하여 보상을 받을 수 있습니다. 발명진흥법상 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 공무원의 직무에 속하는 발명이라면, 공무원 직무발명의 처분ㆍ관리 및 보상 등에 관한 규정에 따라 보상을 받게 됩니다. 공무원이 직무발명을 하면 국가나 지방자치단체가 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하게 되며, 그 후 특허가 등록이 되면 국유특허권이 됩니다. 특허가 등록이 되면 50만 원의 등록보상금을 받게 되며, 만약 그 특허를 유상으로 처분한 경우에는 수입의 50%에 해당하는 금원을 받게 됩니다. 예를 들어, 서울시 교육청의 어떤 공무원이 교육과 관련되어 직무발명을 하고 특허 출원 후 그 발명이 특허 등록까지 된다면 50만 원의 등록보상금을 받게 됩니다. 그 후, 서울시가 그 특허 발명을 1억 원에 민간 기업에게 양도한 경우 발명자인 공무원은 5천만 원을 처분보상금으로 받게 됩니다.

 

◇ 발명진흥법 제10조(직무발명) ②제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 "국·공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다. ◇ 공무원 직무발명의 처분ㆍ관리 및 보상 등에 관한 규정 제16조(등록보상금) ① 특허청장은 국유특허권에 대하여 각 권리마다 50만원을 등록보상금으로 발명자에게 지급하여야 한다. ② 제1항에 따른 등록보상금은 동일한 직무발명에 대하여 한 번만 지급하여야 한다. 제17조(처분보상금) ① 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 유상으로 처분한 경우에는 그 처분수입금의 100분의 50에 해당하는 처분보상금을 발명자에게 지급하여야 한다. ② 특허청장은 국유특허권 또는 특허출원 중인 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 무상으로 처분한 경우에는 이를 유상으로 처분할 경우의 처분수입금에 상당하는 금액의 100분의 50에 해당하는 금액을 처분보상금으로 발명자에게 지급하여야 한다.