특허권의 기초 3 - 특허공유 문제점

다음 글은 민주사회를 위한 변호사모임-스타트업 법률지원단에 기고한 원고를 바탕으로 작성되었습니다.

 

9) 저는 돈이 없는데, 옆집 사장님이 특허를 내 준데요. (특허 공유의 문제점)

 

특허 출원에 대하여 설명을 하면서, 눈치가 빠른 사람은 출원인과 발명자의 용어 두 가지가 있다는 점에 대하여 알아차렸을 것입니다. 발명자가 바로 특허권자가 되는 것은 아닙니다. 발명을 하여 특허 출원을 할 수 있는 권리를 ‘특허를 받을 수 있는 권리’라고 합니다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람은 발명자 또는 그 승계인입니다. 승계인이라 함은 유·무상으로 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받은 자를 의미합니다.

 

발명자가 자신의 발명에 관하여 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 제3자에게 양도한 후 그 제3자는 특허 출원을 할 수 있습니다. 만약 특허 등록까지 마치게 되면 그 제3자가 특허권자가 됩니다. 혹은 발명자가 자신의 지분 일부를 제3자에게 주고 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한 후에, 공동으로 특허출원을 하고 특허 등록을 마치게 되면 특허 공유권자가 됩니다.

 

제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다. ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. 제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등) ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다. ② 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다. ③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다. 제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

 

그런데, 특허권의 공유는 아주 주의해서 해야만 합니다. 특허권은 무형의 재산권으로 토지 소유권과 같은 유체 재산권과 성격이 다릅니다. 특히 공유 문제에 있어서 매우 다르기 때문에 조심해야 합니다. 우리나라 특허법상, 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 지분 양도를 할 수가 있습니다. 함부로 제3자에게 양도할 수가 없게 됩니다. 문제는 실시하는 경우, 즉 특허 발명을 생산·사용·양도·대여·수입 등의 행위를 하는 경우에 있어서 다른 공유자의 동의 없이도 직접 할 수가 있다는 점입니다.

 

왜 공유가 문제가 될까요? 일반적으로 발명자는 자본이 없는 경우가 많습니다. 오직 기술 하나만 가지고 있습니다. 이제 발명자는 자본을 가진 투자자를 찾습니다. 발명자가 아직 특허 출원을 하지 않은 상태라면 투자자는 담보를 위하여 특허 출원을 공동으로 하기를 원합니다. 이제 특허 등록이 발명자와 투자자 두 사람의 명의로 되었습니다. 그 이후에 발명자와 투자자 사이에 서 사업 관계에 문제가 생겼을 때 발명자와 투자자는 분쟁이 붙습니다. 발명자는 자본이 없으니 자신의 특허를 제3자에게 팔고 싶어도 투자자의 동의 없이는 팔 수가 없습니다. 심지어 통상실시권이나 전용실시권, 즉 라이선스 계약을 제3자와 맺는 것조차 할 수가 없습니다. 반면에 투자자는 자기 자본으로 직접 사업을 합니다. 결국 발명자는 굶주리고 투자자는 특허를 가로채는 결과가 됩니다. 이 점은 발명자가 특허 등록을 이미 완료한 상태에서 투자자에게 자신의 특허 지분을 양도하여 특허권을 공유로 설정하는 경우에도 마찬가지입니다. 무형의 재산권인 특허권의 법적 성질상 공유에 있어서 특수한 법의 형태가 오히려 발명자를 보호하지 못하는 문제를 발생시키는 것입니다.

 

제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ① 특허권은 이전할 수 있다. ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다. ③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다. ④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

 

옆 집 사장님이 아무리 돈이 많아도 민변 씨의 발명에 대한 특허는 민변 씨 혼자서만 보유해야 하며, 옆 집 사장님에게는 라이선스 계약을 통하여 실시권을 부여하는 정도에서 그쳐야 합니다. 그렇지 않으면 반드시 문제가 생길 수 있으며 문제가 생기더라도 민변 씨는 법적으로는 전혀 보호를 받을 수가 없습니다. 물론 옆 집 사장님과 민변 씨 사이의 특허 공유 계약서상 특허 지분에 대한 영업 이익 배분이 기재되어 있다면 그나마 민변 씨의 피해를 최소화할 수는 있을 것입니다.