특허권의 기초 1 - 특허 유래, 특허 공개, 노하우, 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성

다음 글은 민주사회를 위한 변호사모임-스타트업 법률지원단에 기고한 원고를 바탕으로 작성되었습니다.

 

1) 특허의 유래 및 특허법의 목적이 무엇인가요?

 

특허권(Patent)은 영국에서 유래된 제도입니다. 영국은 자국 내 공업을 발전시키기 위하여 유럽 다른 나라의 기술자들에게 영국 내에서 특권을 가지고 영업을 할 수 있도록 ‘Letter Patent’를 발행하였습니다. 그 후 이러한 특권이 남용이 되자, 영국 의회는 왕권을 견제하기 위하여 전매조례(Statue of Monopolies)를 제정하여 새로운 발명에 대한 기술에 한하여 독점권을 부여하였고 전매조례는 사실상 오늘날의 특허법의 기초가 되었습니다.

 

특허의 영어 단어 ‘Patent’의 라틴어 어원인 ‘Patere’는 공개라는 의미를 가지고 있습니다. 특허는 쉽게 말하자면 공개를 대가로 권리를 가지는 것입니다. 왜 공개를 대가로 하는 것일까요? 특허법 제1조는 특허법의 목적에 대하여 “발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다”고 설명하고 있습니다. 우리의 현대 과학기술은 무에서 나온 것이 아닙니다. 선대의 누군가가 만든 발명품을 토대로 조금씩 개량하고 개량해서 오늘날에 이른 것들입니다. 아무 것도 없는 데에서 완전히 새로운 것을 창조하기란 거의 불가능할 것입니다. 고대 이집트에서 피라미드에 사용되는 큰 바위를 옮기기 위해 큰 바위 아래에 둥근 나무 토막 여러 개를 밑에 받쳐 놓고 큰 바위를 밀었던 것이 시초라면, 그 둥근 나무 토막은 점점 모습을 바꾸고 개량되어 이제는 바퀴가 되었습니다. 누군가의 발명이 공개되면 그 발명을 더욱 개량하여 또 다른 발명이 나오게 됩니다. 즉, 기술의 발전을 촉진하게 됩니다. 궁극적으로는 산업발전에 이바지하게 되는 것이지요.

 

여기에서 특허법을 비롯한 모든 지식재산권법의 모토가 나옵니다. 특허법은 발명자를 보호하는 법이지만, 한편으로는 산업발전에 이바지하기 위하여 기술 발전을 촉진하는 것을 지향하고 있습니다. 저작권법의 경우에는 저작자를 보호함과 동시에 문화 및 관련 산업의 향상발전을 목적으로 하고 있습니다.

 

2) 특허를 굳이 내야 하나요?

 

앞서 설명한 바와 같이, 특허는 배타적이고 독점적인 권리를 부여하는 것입니다. 그런데, 특허는 공개를 대가로 한다는 점에서 일부 사업자들에게는 이해관계가 엇갈릴 수 있습니다.

 

어떤 사업을 한다고 했을 때, 그 사업의 핵심은 아무래도 기술력일 가능성이 높습니다. 기술력이란 외부에 공개를 하지 않는 것이 좋을 수도 있습니다. 고려청자를 만드는 도자기 기술을 한 번 생각해 볼까요. 도자기 기술을 가진 고려의 장인들은 외부에 기술이 노출되는 것을 엄격하게 금하였고, 그 결과 고려청자 기술은 오늘날에조차 청자의 비취빛 색깔을 구현하기 힘들 정도로 고려 시절 장인만의 기술이 될 수 있었습니다. 그런데, 만약 이 기술을 외부에 공개하고 독점·배타적 권리를 받는 특허와 같은 제도가 그 당시에 있었다고 한다면 어떻게 되었을까요. 아마 고려청자 기술은 더욱 발전하여 오늘날 또 다른 도자기 기술의 밑거름이 되었을 것입니다.그런데 특허제도로써 산업발전에 이바지하고자 하는 것은 국가의 입장이고, 사업자의 입장은 다를 수 있습니다.

 

사업자로서는 언젠가는 자신의 기술력이 후발 주자들에게 따라 잡힐 수 있다는 가정 아래에 특허권을 획득하여 20년 간 후발 주자들로부터 안전하게 시장에서의 자신의 지위를 유지를 할 것인지, 아니면 후발 주자들은 자신의 기술을 절대로 베낄 수 없다는 가정 아래에 자신의 기술을 공개하지 않고 비밀로 유지하여 독점적 생산·판매를 할 것인지를 선택해야만 합니다. 고려청자 장인들은 후자를 선택했습니다.

 

그러면 자신의 기술을 특허를 내는 것이 좋을까요? 내지 않고 비밀로 유지하는 것이 좋을까요? 그것은 자신의 기술의 특성에 따라 다를 수 있습니다. 고려청자 기술처럼 절대로 후발 주자가 근접할 수 없는 독보적 기술력을 가졌다면 역시 특허를 출원하지 않고 비밀로 유지하는 편이 더 나을 것입니다.

 

독보적 기술력이 없더라도 다른 측면에서 특허 출원 여부를 생각해 볼 수 있습니다. 특허는 누구나 출원할 수는 있으나, 등록되기는 쉽지는 않습니다. 후에 다시 설명하겠지만 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 있어야만 특허를 받을 수 있습니다. 따라서 자신의 기술이 특허를 받기에 부적합하다면 공개를 전제로 한 특허를 출원하지 않고 비밀로 유지하는 것이 오히려 사업자에게는 더 도움이 될 것입니다. 예를 들어, 빈대떡을 부쳐서 파는 요리사가 있다고 봅시다. 이 빈대떡은 너무나 맛이 있습니다. 요리사는 어떤 비법을 가지고 있습니다. 그런데 이 비법이 특허를 받을 수 있을까요? 뒤에서 다시 설명하겠지만, 특허를 받으려면 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성의 요건을 통과하여야만 합니다. 일단 특허를 출원하게 되면 등록이 되든 되지 않든 공개가 됩니다. 만약 요리사의 비법이 그 요건들을 통과하여 특허 등록을 하기에 부적합하다면, 요리사는 비법이 공개되지 않도록 특허를 출원하지 않고 비법을 비밀로 간직하면서 빈대떡 장사를 하는 편이 더 나을 것입니다.

 

3) 특허를 내면 내 기술이 전부 공개가 된다고요? 그건 좀...

 

그런데, 특허를 내는 경우라 하더라도, 발명자가 자신의 기술 전부를 세상에 완전히 다 공개하는 것은 누구라도 사실 꺼려하게 됩니다. 자신의 기술을 세상에 완전히 공개한다면, 곧 후발 주자들이 금방 기술을 따라잡아 새로운 발명을 내놓게 될 것이고, 결과적으로 발명자의 제품은 시장에서 후발 주자들의 새로운 제품에게 밀리게 될 것이기 때문입니다.

 

여기에서 노하우(know-how)라는 개념이 나옵니다. 노하우는 비밀리에 관리되는 기술적 지식이나 경험을 말합니다. 발명도 특허 출원 이전에는 노하우로 볼 수 있으며, 특허 출원 이후 발명이 공개가 되면 더 이상은 노하우에 속하지 않게 됩니다.

 

여기서 잠깐, 앞서 나왔던 영업비밀과 노하우는 어떤 차이가 있을까요? 노하우 중에서 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’상 요구하는 일정 요건, 즉 비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성의 요건을 충족하면 영업비밀로 보호를 받게 됩니다. 이에 대하여는 영업 비밀 편에서 자세하게 설명하겠습니다.

 

다시 돌아가서, 발명자는 자신의 기술 전부를 공개하기는 꺼려합니다. 하지만 특허를 내고는 싶습니다. 이 때 발명자는 자신의 기술 중 일부분에 대해서만 특허를 내게 됩니다. 아주 핵심적인 부분에 대해서는 비밀로 합니다. 가령 어떤 플라스틱 제품을 만들 때 필요한 온도가 60℃라고 한다면, 특허 출원 명세서에는 40℃ ~ 80℃로 표기를 합니다. 그러면 후발 주자들은 40℃부터 80℃까지 온도를 전부 일일이 테스트하여 제품의 생산 조건을 알아내야 합니다. 이 때 60℃라는 생산 조건은 노하우가 되며, 영업 비밀이 될 수도 있습니다. 기술의 어떤 부분을 노하우로 감추고 어떤 부분을 특허로 출원할 지는, 고도의 기술적 검토가 필요합니다.

 

4) 내가 생각해 낸 것도 발명이 되는지 모르겠어요.

 

특허를 내기 전에 일단 발명을 해야 되겠죠? 발명이란 생각하는 것처럼 어려운 것이 아닙니다. 엄청난 기계를 만들어내는 것도 발명이지만, 사소한 생활 용품을 만들어 내는 것도 발명입니다. 볼펜을 사용하다가 땀에 미끄러지는 것을 방지하기 위하여 볼펜의 손에 쥐고 쓰는 부분에 미끄럼방지를 위한 손잡이를 다는 것도 발명이며, 더 간단하게는 빨대를 휠 수 있도록 하여 먹기 편하게 한 것도 발명입니다.

 

우리나라 특허법상, 발명은 세 가지 종류가 있습니다. 즉, 물건의 발명, 방법의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명(특허법 제2조 제3호 참조)이 있습니다. 물건의 발명이 무엇인지는 쉽게 생각할 수 있겠죠. 예를 들어, 아스피린의 발명이 물건의 발명입니다. 물건을 생산하는 방법의 발명은 아스피린을 만드는 방법의 발명을 생각하면 됩니다. 그런데, 방법의 발명은 무엇일까요. 고층 건물을 쉽게 짓는 건축 방법이 방법의 발명에 들어갑니다. 최근 등장한 방법의 발명으로는 BM(Business Method) 발명이 있습니다. BM 발명은 영업방법을 컴퓨터 기술로 구현시킨 것입니다. 각종 어플의 경우 BM 발명을 이용하고 있다고 볼 수 있습니다. 가령 전자상거래의 경우를 어플로 만들었을 때 기존에 없던 참신한 아이디어를 더하여 새로운 유형의 서비스를 제공한다면 BM 발명이라고 볼 수 있습니다. 물건의 발명과 방법의 발명의 가장 큰 차이점은 방법의 발명은 시계열적으로 각 단계가 구현되어야 한다는 점입니다. 쉽게 말하여, 밥을 먹는 방법을 발명한다고 했을 때, 쌀을 씻는 단계, 밥을 짓는 단계, 밥을 먹는 단계, 설거지를 하는 단계로 나눌 수 있을 것입니다. 방법의 발명은 발명을 이렇게 단계 별로 쪼개어 명세서에 기재하게 됩니다.

 

발명은 구체적인 물건을 만들어내지 않아도 됩니다. 방법의 발명이나 물건을 생산하는 방법의 발명 같은 경우는 구체적인 발명품이 존재하지도 않겠지만, 물건의 발명 역시 구체적인 물건을 보여줄 필요는 없으며 설계도 등의 도면으로도 충분히 인정받을 수 있습니다.

 

5) 내 발명은 특허를 받을 수 있을까요.

 

발명을 했다고 하여 모든 발명이 특허를 받을 수 있지는 않습니다. 특허법 제29조 제1항은 산업상 이용가능성과 신규성을, 제2항은 진보성을 특허요건으로 정하고 있습니다.

 

제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명 ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

 

① 산업상 이용가능성

 

산업상 이용가능성은 여러 측면에서 검토를 해야 합니다. 발명은 일단 완성이 되어야 합니다. 미완성 발명은 산업상 이용가능성이 없으므로 특허를 받지 못합니다. 특히 문제가 되는 발명은 미생물, 식물(GMO)같은 생물의 발명입니다. 특허는 누구에게나 공개를 하는 것을 원칙으로 하기 때문에 미생물을 국제기탁기관에 기탁(보관)해 두어야 하고 기탁이 되지 않았다면 미완성 발명으로 특허를 받을 수 없습니다. 또한 의약 용도발명에 있어서도 약리효과의 실험 데이터가 명세서에 기재되지 않았다면 미완성 발명으로서 특허를 받을 수 없습니다.

 

발명이 완성이 되었다 하더라도 산업상 이용가능성이 없는 경우가 있습니다. 의사의 수술방법이 대표적입니다.

의사 등의 임상적 판단을 필요로 하지 않는 기계적인 진단 방법 또는 진단 키트는 특허의 대상이 되지만, 수술 방법, 임상적 판단이 요구되는 진단 방법과 같은 경우에는 공익적 차원에서 누구나 사용 가능해야 하므로 발명자의 독점적 지위를 인정하지 않기 때문에 산업상 이용가능성이 없습니다.

 

② 신규성

 

신규성이란 기존의 기술과는 다른 것을 의미합니다. 특허법 제29조 제1항의 각 호는 신규성 상실을 열거하고 있습니다. 공지되었거나, 공연히 실시되었거나, 반포된 간행물에 게재되었거나, 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명은 신규성의 상실로 특허를 받을 수 없습니다. 공지라는 것은 불특정인에게 발명이 특허 출원 전에 공개가 되었다는 것을 의미합니다. 공연히 실시되었다는 것은 특허 출원 전에 해당 발명품을 판매를 한 경우를 예로 들 수 있습니다. 반포된 간행물의 경우는 특허 출원 전에 발명품의 카탈로그를 제작되었다거나, 대학도서관에 학위논문이 입고된 것을 예로 들 수 있습니다. 전기통신회선이란 간단히 말하여 인터넷에 발명이 공개된 것을 의미합니다.

특허 출원 이전에 발명이 공개가 되었다는 것은 특허를 받을 수 없게 만드는 사유가 됩니다. 다만 자신이 발명을 공개하고 나서 특허를 받지 못하는 불합리성을 극복하기 위하여 우리나라 특허법은 발명자에 의해서 공개된 후 1년 이내에 특허 출원을 하면 신규성 상실 예외 사유로 특허를 받을 수 있습니다. 단, 신규성 상실 예외 사유는 국가 별로 매우 다르기 때문에 주의가 필요합니다(※ 우리나라, 미국은 1년, 일본은 6개월의 기간 제한이 있으며, 유럽은 학위 논문 간행물 등은 예외사유로 인정받지 못하고 오직 국제박람회만 인정합니다). 또한 발명자의 의사에 반하여 공개된 경우에도 신규성 상실 예외 사유로 인정될 수 있습니다. 신규성 상실의 예외라는 것은 매우 엄격하게 평가되어야 하므로 특허 출원인의 주장을 증명할 수 있는 서류를 반드시 제출해야 합니다.

 

제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다. 1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다. 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

 

③ 진보성

 

마지막으로 진보성에 대하여 살펴보겠습니다. 진보성은 특허법 제29조 제2항에서 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명”할 수 없는 발명을 의미합니다. 진보성은 당연히 신규성이 있음을 전제로 합니다. 가령, 빨간 볼펜이 기존의 기술인데, 파란 볼펜을 누군가 발명했다고 했을 때, 빨간 볼펜과 파란 볼펜은 다르므로 신규성은 있으나 진보성이 없을 것입니다. 진보성이란 장애물 달리기 시합의 허들에 비유가 됩니다. 일반인들에게는 30㎝의 허들은 쉬우나, 50㎝의 허들은 어려울 것입니다. 하지만 달리기 선수들에게는 50㎝의 허들은 쉬우나, 100㎝의 허들은 어려울 것입니다. ‘그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람’은 달리기 선수입니다. 달리기 선수들에게 쉽게 넘기 어려운 정도의 허들의 높이가 진보성을 의미합니다. 예를 들어, 민변 씨가 생명공학 발명을 했을 때, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이란, 즉 생명공학 과학자들이 될 것입니다. 민변 씨의 발명이 만약 기존에 있던 기술에 의해 쉽게 발명될 수 있는 것이라면 진보성이 없다고 볼 수 있습니다.

 

진보성에서 주의해야 할 점은 사후적 고찰의 금지입니다. 쉽게 설명을 드린다면, 콜롬부스의 달걀 이야기는 모두 아시죠? 콜롬부스가 삶은 달걀의 끝을 살짝 깨서 삶은 달걀을 세우기 전까지는 아무도 삶은 달걀을 세우지 못했습니다. 콜롬부스가 삶은 달걀을 세운 후에야 사람들이 삶은 달걀을 세우는 방법을 알게 된 것입니다. 누군가 발명을 완성하고 나면 그 후에는 그 발명이 매우 쉽게 느껴지게 됩니다. 이것을 사후적 고찰이라고 합니다. 따라서 발명품에 있어서 진보성의 유무는 현재의 기준이 아니라 특허 출원 당시의 기준에 비추어 판단되어야 합니다. 그 외에도, 진보성 판단에 있어서 고려해야 하는 점은 상업적 성공 유무는 진보성과 무관하다는 것입니다. 지우개가 달린 연필은 엄청나게 상업적으로 성공했으나 진보성이 부정되었던 과거 사례가 있습니다.

 

※ 진보성의 유무를 따질 때 사후적 고찰이나 상업적 성공 여부가 문제가 되는 이유는, 특허 출원 후 심사를 받기까지 1년 이상이 소요되기 때문입니다. 가령 핸드폰 특허의 경우, 특허를 출원한 직후에 핸드폰은 출시가 되어서 특허 심사를 받을 때에는 이미 누구나 사용하는 쉬운 기술이 되었으나, 특허 등록을 위한 심사에서 진보성은 특허 출원 당시로 판단되어야만 하기 때문입니다. 이 점은 특허 무효 소송에서도 마찬가지입니다. 특허 무효 소송에서 진보성은 소송 당시의 기술 수준에서가 아니라 출원 당시의 기술 수준에서 판단해야만 합니다.